특허권에 기한 침해행위의 금지 등의 청구

가. 특허권에 기한 침해행위의 금지 등의 청구 // 지적재산권(2005).txt

-15~48-

(1) 침해행위의 금지 등 청구권자의 확정

(가) 특허권자 또는 전용실시권자

특허권자 또는 전용실시권자가 특허권의 침해행위에 대하여 금지 등을 청구할 수 있는 것에

대하여는 의문의 여지가 없다. 특허권자가 특허발명의 전부에 대하여 전용실시권을 설정한 경우에도 특허권자는 침해금지청구권을 그대로 보유하고 있다고

보아야 할 것이다.

(나) 통상실시권자

통상실시권자가 직접 침해자에 대하여 침해행위의 금지 등을 청구할 수 있는지에 관하여는,

긍정설도 있으나, 부정설(통설)은 통상실시권은 채권에 불과하므로 청구할 수 없다고 한다. 부정설에 의할 경우 독점적 통상실시권자에 대하여도

침해금지청구권 등을 인정할 수 없는지가 문제되는데, 긍정설도 있으나, 부정설(통설)은 독점의 특약이 부가되었다고 하더라도 통상실시권 본래의

채권적 성질이 변하는 것은 아니라고 하여 이를 부정한다.

통상실시권자가 특허권자를 대위하여 침해자에 대하여 침해행위의 금지 등을 구할 수 있는지 여부에

대하여는 긍정설도 있으나, 부정설(통설)은 채권자대위권은 채무자가 무자력인 경우 또는 채권자의 특정채권을 보전하기 위하여는 채무자의 제3채무자에

대한 특정채권을 행사해야만 하는 견련관계가 인정되는 경우에

한하여 인정되는 것인데, 특허발명의 실시는 물건을 사용·수익하는 경우와는 달리 수인이 각기

별개로 사용·수익할 수 있는 것으로서 통상실시권자가 자신의 특허발명 실시권을 행사하기 위하여 제3자에 의한 특허발명의 실시를 반드시 금지시켜야만

하는 법률관계가 성립할 수는 없으므로 채권자대위권의 행사요건을 충족하지 못하여 허용되지 않는다고 주장한다.

부정설에 의할 경우 독점적 통상실시권자에 대하여도 채권자대위권에 기한 침해금지청구권 등을

인정할 수 없는지가 문제된다. 긍정설은 독점 특약에 의하여 채권자의 특정채권을 보전하기 위해서는 제3채무자의 특허발명 실시를 배제하는 독점적

상태의 확보를 위하여 채무자의 제3채무자에 대한 특정채권을 행사해야만 하는 견련관계가 인정되므로 채권자대위권에 기한 침해금지청구권의 행사를

긍정해야 한다고 주장하고, 부정설(다수설)은 독점의 특약이 부가되었다 하더라도 통상실시권 본래의 성질이 변하는 것은 아니라고 주장하며 이를

부정한다.

실무상 통상실시권자에 대해서는, 독점적 통상실시권자인지, 채권자대위권에 기한 것인지 여부를

불문하고 침해행위의 금지 등 청구권을 인정하지 아니한다.8) 다만, 저작권에 관한 것이기는 하지만 서울고등법원 2002. 5. 8. 선고

저작물을 사용하고 있는 피신청인 회사를 상대로 저작권 침해행위의 중지를 구할 수 있다"고 하였다.

(다) 특허등록원부에 대하여 부동산등기부와 같은 권리추정력을 인정할 수 있는지 여부에 대하여는

대법원판례가 없으나 실무상으로 특허권 발생의 실체적 요건에 관한 심사를 거쳐 특허등록이 이루어지는 점에 비추어 원고가 권리자로 기재된

특허등록원부가 제출되고 원고의 특허권 등 권리의 취득사실에 대하여 피고가 구체적 반대사실을 들어 다투지 아니하는 한 특허등록원부에 권리자로

기재된 것만으로도 일응 원고가 권리자란 점이 증명된 것으로 보고 있다.

(라) 이와 같이 침해금지 등 청구권자의 확정의 문제에서 논의한 사항은 특허권

----

8) 서울지방법원 1999. 4. 21.자 99카합288 결정.

에 대한 침해행위의 금지 등 청구소송 이외에 실용신안권, 의장권, 상표권,

반도체집적회로의배치설계에관한권리 등 권리설정등록에 의하여 효력이 발생하는 권리의 침해금지 등의 청구에서도 그대로 적용된다.

(2)

특허발명의 보호범위의 확정

(3)

특허권 침해행위의 확정

(4)

특허침해 여부의 판단

(5) 피고의 항변 40

특허권침해금지등 피고의 항변

(6) 침해 여부 판단의 심리방법에 관하여

피고의 실시형태가 원고의 특허발명의 보호범위에 속하는가 여부의 판단은 그 특허발명의 해당

분야에 관한 전문가가 아닌 법관에게는 지극히 어려운 경우가 많다. 그리하여 해당 분야의 전문가의 조력이 필요한 경우가 많은데, 대개는 원고가

피고에 대하여 특허권침해행위의 금지 등을 청구하면서 그 소 제기의 전후에 원고와 피고 사이에 특허청에 권리범위 확인심판절차 또는 특허법원에

심결에 대한 취소소송 등이 제기되어 있는 경우가 많다. 이러한 경우에 법원이 해당 분야의 전문가에게 감정을 명하는 것은 법원이 선정하는 감정인의

감정이 위와 같은 절차에서 심판을 담당하는 특허청의 특허심사관 또는 특허법원의 법관의 심판보다 객관적이거나 적정하다고는 할 수 없고, 법원이

따로 감정을 명한다 하여 특허청의 심결 또는 특허법원의 판결을 기다려 그에 따라 판결하는 것에 비하여 소

송절차의 신속이 도모되는 것이 아니며, 특허권의 권리범위는 특허청의 심결 또는 특허법원의

판결에 의하여 확정되는 것이므로, 법원은 특허청의 심결 또는 특허법원의 판결을 기다려 그에 따라 판결하는 것이 바람직하다. 원고와 피고 사이에

특허청에 권리범위 확인심판절차 또는 특허법원에 심결에 대한 취소소송 등이 제기되어 있지 아니한 경우에는 법원이 해당 분야의 전문가에게 감정을

명하여야 하는 경우가 많은데, 이러한 경우에는 적정하고 객관적인 감정을 할 수 있는 감정인을 선정하여야 한다. 감정인으로 생각할 수 있는

사람으로는 해당 분야의 대학교수, 그 분야를 전공한 변리사, 한국과학기술원(KAIST) 등의 국공립연구소 등을 생각할 수 있다. 이 때

대학교수는 산업화를 위한 기술지도 경험이 없고 특허법을 전혀 모를 수 있으므로 법이 요구하는 요건사실로서의 기술적 쟁점을 충분히 분석,

설명하기에 어려움을 느낄 수 있고, 변리사들은 특허법을 잘 알고 있다는 장점은 있으나 실제로 실험을 하고 감정을 하기에는 일반적으로 실험실을

떠난 지 오래되어 능력의 한계가 있으며 당사자와의 사이에 특허대리 또는 고문계약관계를 맺고 있는 경우가 많아 감정의 공정성에 의문이 있을 수

있으므로, 우수한 학자들로 구성되어 있고 최첨단 이론을 접하고 있으며 산업화를 위한 기술지도 경험이 많고 특허법에 관한 지식과 감정에 대한

경험이 풍부하며 국공립기관으로서 공정성도 어느 정도 보장되는 한국과학기술원(KAIST)이나 국공립연구소(정부 출연 연구소 포함)가 가장 적당할

것이다. 그러나 한국과학기술원이나 국공립연구소의 경우에도 당사자와 기술개발 또는 기술협력에 관한 계약을 맺고 있는 경우가 있어 선정시 이를

유의하여야 할 것이다. 최근에는 서울고등법원에 특허청에서 조사관 2인이 파견되어 있으므로, 기술내용에 대하여는 위 조사관들의 도움을 받는 것이

바람직하다.

해당 분야의 전문가에게 감정을 명하기 위해서는 피고의 현재 실시형태가 특정되어 있어야 하는데,

피고가 현재 실시하고 있는 형태에 대하여 다툼이 없으면 현장검증의 필요 없이 바로 피고의 실시형태가 원고의 특허의 보호범위에 속하는지 여부에

관한 감정을 명하면 되지만 피고가 현재 실시하고 있는 형태에 대하여 다툼이 있는 경우에는 현장검증 등을 통하여 그 실시형태를 특정하고 감정을

명하여야 할 것이다.

특허발명과 피고의 실시형태의 기술내용이 복잡한 경우에는 그 이해를 위하여 기술설명회를 개최하여

발명자 또는 기술자로부터 기술설명을 들을 수도 있다. 서울중앙지방법원의 경우에는 서울고등법원에 파견되어 있는 기술조사관을 기술설명회에 참여시켜

도움을 받는 것이 바람직하다. 기술설명회에 관한 상세한 설명은 제2장 제5절 2.의 라.의 (1) 참조.

http://

특허권에 기한 침해행위의 금지 등의 청구

관련서류